Drieluik Intellectueel Eigendomsrecht: Merkenrecht

Wat is een merk, en wanneer is sprake van merkinbreuk?

In het merkenrecht gaat het om onderscheidingstekens, tekens ter onderscheiding van de producten of diensten afkomstig van een onderneming. Daarbij staat centraal het voorkomen van verwarringsgevaar. Merkenrecht is internationaal recht. Er bestaat geen Nederlandse wetgeving, alleen een merkenrecht dat geldt voor de gehele Benelux en een merkenrecht voor de hele Europese Unie. Het Benelux merkenrecht is gecodificeerd in het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE). Voor de EU-variant vormt de Europese Merkenrichtlijn de basis. De bepalingen van het BVIE en de Europese Merkenrichtlijn zijn (bijna) identiek. Het Hof van Justitie van de EU in Luxemburg is de hoogste rechter in Benelux en Europese merkenzaken.

Inschrijvingsvereiste, soorten merken en duur merkrecht

Anders dan het Auteursrecht, dat automatisch ontstaat, moet een merk worden ingeschreven wil het een merkrecht verkrijgen. Registratie is dus vereist. Een Benelux-merk moet worden ingeschreven bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Voor een Europees-merk staat de weg open voor inschrijving bij het Europees merkenbureau (EUIPO).

De volgende onderscheidingstekens worden als merken beschouwd: benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, vormen van waren of verpakkingen en alle andere voor grafische voorstelling vatbare tekens, die dienen om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden (zo vat artikel 2.1. eerste lid BVIE het samen). In de vertaalslag naar de praktijk gaat het dan meestal om “woordmerken” of “beeldmerken”. Een voorbeeld van een woordmerk is “Vespa”, de scooter geproduceerd door het Italiaanse bedrijf Piaggio. Bij een beeldmerk, vaak logo’s met of zonder tekst, valt te denken aan het merkteken van Lacoste, de krokodil, de ene keer wel en de andere keer niet samen met het woordmerk Lacoste.

Niet alle merken zijn vatbaar voor inschrijving. Een merk moet namelijk wél onderscheidend vermogen hebben. Dit wil zeggen dat het publiek er ook een merk in kan herkennen. Een merk mag dan ook niet te beschrijvend zijn. Puur beschrijvende merken kunnen dan niet worden ingeschreven. Het woord “auto” of “scooter” is een voorbeeld van een beschrijvend merk. Het woord “auto” kan dus niet worden ingeschreven als merk, maar het woord “Audi” als woordmerk bijvoorbeeld weer wel.

Het Auteursrecht is 70 jaar geldig na de dood van de maker, daarna is het tot dan toe auteursrechtelijk beschermde werk rechtenvrij. Een merkinschrijving is 10 jaar geldig, maar deze inschrijving kan steeds met 10 jaar worden verlengd. Een merkrecht kan dus onbeperkt voortduren. Wél moet de merkhouder het merk normaal blijven gebruiken. Hiermee is bedoeld actief zijn en blijven met het merk.

Merkinbreuk

Merkinbreuk kan zich in verschillende varianten en gradaties voordoen. Ik bespreek hier kort de merkinbreukcriteria zoals opgesomd in het BVIE (artikel 2.20 eerste lid onder a t/m d).

Piraterij

Op de “a-grond” kan de merkhouder het gebruik van een teken door een ander verbieden wanneer: I) dat teken gelijk is aan zijn merk, II) in het economisch verkeer wordt gebruikt en III) voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven. Het nep en niet van echt te onderscheiden Lacoste poloshirt is hiervan een duidelijk voorbeeld, de regelrechte piraterij dus. Maar bij iedere waarneembare afwijking sneuvelt het beroep op deze a-grond: producenten van nep-artikelen willen dan ook wel een kleine aanpassing doen om niet voor piraterij op de a-grond te worden aangeklaagd, bijvoorbeeld door het inkorten van de staart van de krokodil op het Lacoste shirt.

Gevaar van associatie (verwarringsgevaar)

De merkhouder kan het gebruik van een concurrerend teken verbieden “wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde waren of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende associatie met het merk”. Zie hier de nuance op de a-grond. Tegen de producent van het nep-Lacoste shirt met de kleine aanpassing van de staart van de krokodil kan dus krachtens deze b-grond worden opgetreden. Maar de merkhouder van het woordmerk “Ajax” voor brandblussers kan op de b-grond geen bezwaar maken tegen gebruik van het identieke woordmerk voor schoonmaakmiddelen: brandblussers en schoonmaakmiddelen zijn geen soortgelijke waren.

Parasiteren (ruimere bescherming voor bekende merken)

De c-grond is er voor de bekende merken. De houder van een dergelijk merk kan het gebruik van een teken ook verbieden “wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor waren of diensten, die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, indien dit merk bekend is binnen het Benelux-gebied en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk”. Bols de merkhouder van het jenevermerk “Clareyn” heeft op deze grondslag succesvol bezwaar gemaakt tegen het schoonmaakmiddel met de naam “Klarein”.

Het spiegelbeeld hiervan, dus ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van een sterk merk, heeft zich onder meer voorgedaan in de wereld van de nep-parfums. Andere voorbeelden zijn het opzettelijk aanhaken van huismerken bij A-merken.

Gebruik anders dan als merk

De d-grond biedt de merkhouder de mogelijkheid op te komen tegen gebruik van zijn merk “anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk”. Bij dit laatste inbreukcriterium gaat het dus om het gebruik van andermans merk anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, bijvoorbeeld als handelsnaam.

Tot slot

In beginsel kan een merkrecht onbeperkt voortduren, mits steeds tijdig verlengd. De merkhouder moet er wel voor waken dat zijn merk niet verdampt tot een soortnaam. Dat is bijvoorbeeld gebeurd bij “Spinning”, dat een generieke naam is geworden waarmee een soort (fiets)training wordt aangeduid. Het merk “Spinning” werd hierdoor vervallen verklaard. Het spiegelbeeld hiervan is het fenomeen van “inburgering”. Een puur beschrijvende tekst evolueert dan zodanig dat het onderscheidend vermogen krijgt en rijp wordt voor inschrijving als merk. Een bekend voorbeeld is de slogan “Have a break!” (Have a KitKat), ingeburgerd als merk van Nestlé voor chocolade.

Wilt u meer weten over merkenrecht, IE-rechten of andere aspecten van het intellectueel eigendomsrecht, neemt u dan contact op met ons advocatenkantoor te Heerlen via info@sijbenpartners.nl dan wel via +31 45 560 22 00. Ook kunt u contact opnemen met mr. Milan Gaber, gespecialiseerd advocaat in intellectueel eigendomsrecht, via gaber@sijbenpartners.nl Hij staat u graag te woord over dit rechtsgebied.